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民事案例

淺議專利被許可人的默示義務

發布時間:2015-05-07
在當代競爭型經濟下,專利權人可以通過多種方式實現其所擁有專利價值——他既可以在專利有效期內自行實施專利,也可以將專權完全轉讓于他人得到對價;更可以通過許可他人使用專利獲得使用費。在專利實施許可的場合,雖然當事人雙方可以通過詳細的合同條款規制各自的權利和義務,但在實踐中,因為被許可人實施專利義務引發的糾紛也屢有發生。因此,有必要對專利被許可人的實施義務做相關探討。
 
案例介紹:李克昌與上海彭浦電器控制設備廠
 
1、基本案情
李克昌與彭浦電器廠于2001年簽訂了《專利實施許可合同》,約定將ZL99239895.9號實用新型專利“一體化建筑消防電氣控制柜”國內獨家許可給彭浦電器廠實施。合同3.1條約定:本合同產品的專利技術入門費為105萬元,另加銷售額提成費5%。在本合同生效后的七天內,乙方(彭浦電器廠)向甲方(李克昌)支付入門費的26.666%(28萬元),余下73.334%(77萬元)的入門費在本合同產品自銷售行為發生日起,按合同總價款在每季度的第一個月的10日前支付2%的入門費,直到入門費支付完畢為止(支付方式按專利合同總價款的實收額支付)。同時,提成費自銷售行為發生之日起,每個季度的第一個月的10日前從銷售額中按實收額(合同簽訂30%,交貨65%,質保期滿5%。上述數字若有上下按實收額結算)與甲方結算一次,并附上3個月的銷售額清單,乙方向甲方支付5%的提成費。合同7.3.2條約定:如遇外因人為因素,雖經甲、乙雙方一再努力后仍無法克服不利因素,致使乙方在三年內無一年(2004年9月19日止)年產值達到1500萬元。則本合同1.8款的國內獨家實施許可合同自動轉為地區(地區指:東北、華北、華東三個地區)獨家許可使用。同時按本合同3.1款入門費余額77萬元按2%支付的費用,凡未支付完的也自動終止向甲方支付。2001年11月21日,李克昌與彭浦電器廠簽訂了名稱為:“一體化建筑消防電氣雙電源配電柜”《專利實施許可合同》,專利號為ZL00216006.4。該《專利實施許可合同》系前述專利實施許可合同的附屬合同,李克昌無償轉讓給彭浦電器廠使用,與前述合同具有同等法律效力。上述兩合同的有效期均至2009年10月13日止。
 
合同簽訂后,彭浦電器廠已按約支付入門費人民幣28萬元給李克昌。彭浦電器廠實施了專利產品的推廣工作。2001年11月12日,兩項合同中的專利產品獲得了上海市經濟委員會頒發的新產品新技術鑒定驗收證書,并于2002年5月獲得上海市經濟委員會頒發的上海市優秀新產品三等獎。2002年4月至2004年3月,彭浦電器廠共銷售不同規格專利產品共計7臺,該7臺產品銷售的具體時間為:2002年4月銷售3臺,2002年8月銷售2臺,2003年4月銷售1臺。2004年12,許可權人李克昌作為原告,以合同目的無法實現為由向法院起訴,請求解除專利實施許可合同。
 
2、法院審理意見
一審法院認為:縱觀李克昌與彭浦電器廠簽訂合同所作的約定以及雙方實際履行合同的客觀情況,雖然李克昌與彭浦電器廠簽訂的合同中沒有對專利產品的銷售數量作出最低限額的約定,但從簽訂合同的初衷來講,實現可觀的經濟利益,必定是雙方自始自終想要追求的合同目的,現李克昌與彭浦電器廠在合同的履行中均付出了一定努力,但履行合同的最終結果仍不十分理想,鑒于彭浦電器廠現仍對該專利產品抱有信心,也愿意繼續付出更大努力,且彭浦電器廠前期確實付出了一定的人力和物力,雖然2004年彭浦電器廠銷售業績不佳,但此情況還不足以證明彭浦電器廠已完全喪失了履行合同的能力,因本案合同的有效期于2009年10月13日止,從公平合理的原則出發,若彭浦電器廠在今后一定的合理期限內,仍不能積極主動履行合同,且李克昌有證據證明彭浦電器廠已喪失履行合同的能力,法院則將視情作出處理。據此,原審法不支持李克昌的訴訟請求。
 
二審法院另查明,由上海市經濟委員會組織的《新產品新技術鑒定驗收證書》記載:“預期該產品年產值可達1500-2000萬元左右。”二審庭審中,被告彭浦電器長也確認,其于2003年10月銷售最后一臺涉案專利產品后,到二審開庭時(2005年6月)為止,未再銷售任何涉案專利產品。
 
二審法院認為,由于彭浦電器廠在涉案專利實施許可合同簽訂后的三年內無一年專利產品的年產值達到1500萬元,根據合同的約定,涉案專利實施許可合同自2004年9月20日起,已經由全國獨家許可使用自動轉為地區獨家許可使用,尚未通過2%提成費方式支付完畢的余下入門費,彭浦電器廠無需再向李克昌支付。彭浦電器廠根據涉案專利實施許可合同生產銷售專利產品是彭浦電器廠根據專利實施許可合同所享有的權利,同時也是彭浦電器廠對李克昌承擔的義務,彭浦電器廠通過生產銷售專利產品實現銷售收入,李克昌通過對銷售收入的提成實現其銷售提成收益。彭浦電器廠應當履行通常情況下專利實施被許可人應履行的生產銷售專利產品、實現銷售收入的義務,從而使李克昌能夠實現其所期望通過銷售收入提成實現其銷售提成收益的合同目的。盡管在涉案專利實施許可合同實施的開始階段,彭浦電器廠積極履行合同所規定的義務,根據專利技術生產出了專利產品,專利產品還獲得了上海市經濟委員會頒發的《新產品新技術鑒定驗收證書》與上海市優秀新產品三等獎,并實現了共7臺專利產品的銷售,但從2003年10月銷售最后一臺專利產品后,到本案二審開庭整整一年七個月時間里,未銷售過一臺專利產品。即使從涉案專利實施許可合同由全國獨家許可使用自動轉為地區獨家許可使用的2004年9月20日開始算起,到本案二審開庭也有近9個月的時間,未銷售過一臺專利產品。在如此長的時間里未銷售專利產品的事實本身足以證明彭浦電器廠在這相當長的一段時間里未履行其作為專利實施被許可人應履行的生產銷售專利產品義務。彭浦電器廠認為由于《消火栓泵噴淋泵控制通用圖》新標準的施行,涉案專利產品的標準高于該標準,導致涉案專利產品生產成本過高,不適應目前的市場需求,該理由難以成立。2002年5月28日,上海市消防局“關于實施《消火柱泵噴淋泵控制通用圖圖集的通知》”,只是對貫徹實施《消火柱泵噴淋泵控制通用圖》提出了幾點要求。《新產品新技術鑒定驗收證書》的完成時間是2001年11月12日,且該次鑒定驗收的鑒定專家正是《消火柱泵噴淋泵控制通用圖》的設計負責人之一,專家鑒定意見中還特別提到 “希望在保護專利技術的情況下,能提供用戶維修的相關資料,并能按上海市編制的消防泵、噴淋泵控制標準圖集相統一”,故鑒定專家在得出“預計該產品年產值可達1500-2000萬元左右”的結論時,不可能不知道2001年11月已經正式施行了的《消火柱泵噴淋泵控制通用圖》。換句話說,鑒定專家是在考慮到《消火柱泵噴淋泵控制通用圖》對專利產品市場銷售影響的情況下,得出“預計該產品年產值可達1500~2000萬元左右”結論的。鑒定專家的預計當然只是預計,其與現實可能會存在較大的差異,但即使現實與鑒定專家的預計相去甚遠,如果彭浦電器廠盡了其應盡的生產銷售專利產品的義務,結果不可能是在長達1年7個月的時間里,產品銷售量為零。?另外,根據彭浦電器廠銷售7臺涉案專利產品的具體時間來看,這些專利產品的銷售均是在2001年11月《消火柱泵噴淋泵控制通用圖》實施以后,因此,不能認定《消火柱泵噴淋泵控制通用圖》的施行是彭浦電器廠在長達1年7個月的時間里,產品銷售量為零的原因。?即使僅從涉案專利實施許可合同轉為地區獨家許可使用后的情況來看,彭浦電器廠未盡其生產銷售專利產品的義務,在長達近9個月的時間里,未銷售過一臺專利產品,這在實際上剝奪了李克昌根據涉案專利實施許可合同的規定有權期待得到的利益,導致李克昌訂立合同所期望的通過對專利產品銷售收入的提成實現其銷售提成收益的合同目的不能實現,因此,法院支持了李克昌要求解除涉案專利實施許可合同的請求。
 
3、對案件的討論
對于專利實施許可合同的雙方當事人而言,雙方的基本權利義務如下:許可人負有按照約定許可被許可人實施專利技術的義務并享有按照約定收取專利技術使用費的權利;被許可人負有按照約定那個支付專利技術使用費的義務并享有按照約定實施專利技術的權利。通常的情況下,被許可人在支付使用費后會有極大的動力積極的、充分的實施被許可的專利技術,從而實現自己的利益。但是在許可人支付的專利技術使用費和其銷售的含有許可技術產品的業績相關聯時,被許可人的實施積極性就可能在某一界點后下降,產生消極怠工的情緒。這也符合經濟學中邊際效應(Marginal Effect)理論。但是,在此種情況下,許可人的利益就會因為被許可人的消極行為收到負面影響;尤其是當許可人的所獲得的許可收益完全依賴于被許可人專利實施的業績時,許可人的收益就會收到直接的損害,其在專利許可合同項下目的也將無從實現。因此,有觀點認為,在此種情況下,被許可人實施專利技術不僅僅是被許可人的權利,也應該是被許可人的義務。
 
本案的審理法院從案件的具體情況出發,對案件做出了合法合理的判決。但是,對于被許可人的實施義務問題,我國現階段的知識產權立法中尚未有完善的立法規定。在美國,專利被許可人的實施義務已經在許多著名的案例中得到反應。因此,筆者認為,有必要對美國相關判例進行理解和分析,歸納其相關立法的規則,從而為完善我國當前立法規定提供可參考的思路和方向。
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